 |
"Дело Huawei" <1>.
|
|
|
|
--------------------------------
< 1> Case Huawei v. ZTE (C-170/13) July 16 2015. Huawei v. ZTE, District Court Dusseldorf, Germany, 21 March 2013 N 4b O 104/12.
В июле 2015 г. Европейский суд (ECJ) вынес долгожданное решение по делу Huawei v. ZTE. Суд Дюссельдорфа в рамках рассмотрения дела Huawei против ZTE обратился к Европейскому Суду с запросом дать разъяснения по пяти вопросам, касающимся действий обладателей патентов на необходимые для стандарта разработки.
1. Злоупотребляет ли правообладатель правом на включенный в стандарт патентоохраняемый объект, когда он изначально информирует стандарт-устанавливающую организацию (орган) о том, что готов предоставить любой третьей стороне лицензию на справедливых, разумных и недискриминационных условиях. А затем подает иск о нарушении исключительного права, несмотря на то что такой " нарушитель" заявил свою готовность заключить лицензионное соглашение?
2. Если следствием изъявления нарушителем стремления к переговорам является констатация злоупотребления правообладателем его доминирующим положением, предлагает ли ст. 102 Договора о функционировании ЕС конкретные сущностные и временные требования по отношению к объективному выражению стремления вести переговоры? В частности, может ли быть констатировано такое стремление в ситуации, когда нарушитель только лишь в общем виде заявил (устно), что готов вести переговоры? Или он должен, к примеру, предложить конкретные условия?
3. Если необходимым условием для констатации злоупотребления доминирующим положением является совершение безусловной оферты на заключение лицензионного договора, подразумевает ли ст. 102 Договора о функционировании ЕС конкретные сущностные или временные требования к данной оферте? Должна ли она включать все условия, которые обычно содержатся в лицензионных соглашениях в конкретной сфере технологий?
|
|
|
4. Если необходимость исполнения обязанностей нарушителя возникает из лицензии, которая явилась предпосылкой к злоупотреблению доминирующим рыночным положением, содержит ли ст. 102 специальные требования в отношении подобных актов исполнения? Обязан ли нарушитель отчитываться за прошлое использование и платить роялти? Может ли обязательство платить роялти быть прекращено?
5. Действуют ли критерии определения злоупотребления доминирующим положением в случае заявления других (по отношению к запрету на использование) требований, возникающих из патентного нарушения: отзыва продукции, выплаты убытков?
Европейский суд подчеркнул необходимость обеспечения баланса между свободной конкуренцией и защитой прав обладателя патента на необходимый для стандарта объект, в том числе его правом на эффективную судебную защиту. Осуществление исключительного права может быть квалифицировано в качестве злоупотребления доминирующим положением только при наличии исключительных обстоятельств. Между тем ситуация со стандарт-необходимыми патентоохраняемыми объектами обладает существенными отличиями. Патент получил статус стандарт-необходимого только в обмен на обязательство правообладателя предлагать лицензии третьим лицам на условиях FRAND. В таком случае у иных участников рынка создается законное ожидание того, что правообладатель действительно предоставит лицензию на условиях FRAND.
Европейский суд сформулировал ряд конкретных принципов, в соответствии с которыми правоприменитель должен оценивать добросовестность правообладателя стандарт-необходимого патента. Он исходил из того, что правообладатель должен стремиться предотвратить ситуацию, связанную с предъявлением иска к ответчику о запрете на использование патентоохраняемого объекта.
|
|
|
Прежде всего, как указал Европейский суд, правообладатель должен уведомить пользователя (нарушителя) о том, что тот нарушает его исключительное право на необходимый для стандарта патентоохраняемый объект. Это необходимо по причине того, что пользователь совсем не обязательно знает о то, что использует чужой патентоохраняемый объект.
Пользователь, в свою очередь, должен выразить готовность заключить лицензионное соглашение на условиях FRAND. Если он этого не сделает, то лишится возможности ссылаться на несоблюдение правообладателем FRAND обязательств в деле по иску о запрете ему использовать стандарт-необходимый объект.
После того как пользователь выскажет намерение заключить лицензионный договор, патентообладатель должен направить ему письменную оферту заключить лицензионный договор на условиях FRAND. В предложении должна быть обязательно указана сумма роялти или порядок ее расчета.
Пользователь должен оперативно отреагировать на поступившее предложение в соответствии с признанной коммерческой практикой и принципом добросовестности. При этом он не может рассчитывать на отсрочку.
Если потенциальный лицензиат отклонил сделанное ему предложение, правообладатель должен сделать новое предложение, соответствующее условиям FRAND. Пользователь должен предоставить надлежащее обеспечение исполнения своих обязательств по лицензионному договору, например банковскую гарантию.
Если соглашение о деталях условий FRAND после встречного предложения со стороны пользователя не было достигнуто, стороны могут, по соглашению, потребовать, чтобы сумма роялти определялась независимой третьей стороной.
Правовые позиции Европейского суда были вынуждены воспринять и национальные суды конкретных европейских государств, притом что изначально они вызвали определенное отторжение, главным образом в немецком и австрийском правопорядке.
Немецкое патентное право традиционно было ориентировано на максимально возможную защиту интересов правообладателя, обратившегося с иском о нарушении принадлежащего ему исключительного права. Подобная практика базировалась на естественно-правовом понимании сущности исключительных прав, как абсолютного господства разработчика над созданным им объектом. В связи с этим долгое время немецкие суды не допускали какого-либо отхода от формулы: " доказан факт патентного нарушения - удовлетворено требование запрета на дальнейшее использование патентоохраняемого объекта". Как отмечалось экспертами, " немецкий закон, как правило, " работает" на пользу правообладателя... кроме возмещения убытков, в случае установления нарушения правообладатели автоматически приобретают право на судебный запрет" < 1>, " приоритетным способом защиты в патентной сфере является требование прекратить дальнейшее нарушение (постоянный запрет). Реализация данного способа в немецком правопорядке обязательна в случаях любого нарушения исключительного права. В отличие от американских немецкие суды не руководствуются принципом обеспечения баланса интересов сторон, если факт неправомерного использования объекта доказан" < 2>.
|
|
|
--------------------------------
< 1> См.: Maister F. German courts sees first signs of European patent troll // LAW. COM: URL: https: //www. law. com/almID/1202424954133/? slreturn=20190930115848 (дата обращения: 20. 10. 2019).
< 2> См.: Jolly A., Philpott J. The Handbook of European intellectual property management. L.; Philadelphia, 2007 // Bookfi: URL: http: //en. bookfi. net/book/614061 (дата обращения: 20. 10. 2019).
Между тем в последнее время наметился переход к более гибким механизмам разрешения патентных споров, учитывающих баланс частных и общественных интересов.
В 2009 г. Верховным судом было вынесено прецедентное решение по делу Orange book standard, в рамках которого были приняты возражения ответчика на требование о запрете использовать спорный патентоохраняемый объект на основе принципа " dolo agit" < 1>. Квинтэссенцией данного принципа является тезис о том, что субъект не может подавать иск в отношении блага, которого он в скором времени лишится.
--------------------------------
< 1> См. обзор данного дела: Laakkonen A. Defences to patent infringement in a standards context // http: //fordhamipconference. com/wp-content/uploads/2011/04/Laakkonen. pdf (дата обращения: 20. 10. 2019).
В указанном деле ответчик ссылался на то, что истец злоупотреблял доминирующим положением, отказываясь выдавать ему лицензию на справедливых, разумных и недискриминационных условиях (FRAND terms). При этом он утверждал, что в соответствии с антимонопольным законодательством Германии и Европейского союза ему должна быть предоставлена принудительная лицензия.
|
|
|
Как было констатировано судом, " если требование ответчика о предоставлении принудительной лицензии будет удовлетворено, так что истец не сможет получить выгоду от наложения запрета на использование спорного объекта, то в соответствии с принципом " dolo agit" истец не может требовать такого запрета". При этом им были сформулированы условия, которые должны наличествовать для того, чтобы суд обратился к вопросу о возможном злоупотреблении доминирующим положением:
1) до подачи иска ответчик должен был сделать безусловное < 1> предложение истцу заключить лицензионное соглашение на FRAND-условиях;
--------------------------------
< 1> Так, в частности, ответчик не может поставить заключение лицензионного договора в зависимость от факта вынесения судом решения по спору о нарушении исключительного права патентообладателя.
2) ответчик в любом случае должен выполнить свои обязательства по лицензионному соглашению, выплатить роялти (внести их на счет эскроу), вне зависимости от того факта, что истец изначально не акцептовал его оферту на заключение лицензионного договора.
Другими словами, с того самого момента, как ответчик сделал предложение заключить лицензионное соглашение и получил отказ правообладателя, он должен " вести себя так, будто бы он является правомерным лицензиатом".
Примечательно, что в отношении всех иных ситуаций нарушения патента (не связанных с принципом " dolo agit" (принципом, когда FRAND-возражения были отклонены)) Верховный Суд подчеркнул необходимость применения в качестве средства правовой защиты запрета на использование патентоохраняемого объекта: " Истец-правообладатель не должен терпеть использования его патента компаниями, которые не готовы вступить в лицензионное соглашение на конкретных условиях. Патентообладатель не может быть лишен возможности требовать запрета на использование его изобретения иными лицами. Данное требование должно быть удовлетворено, если суд установил факт нарушения и не нашел злоупотребления доминирующим положением".
В феврале 2012 г. Высший региональный суд Карлсруэ в Мангейме отказал в иске компании Motorola о наложении на Apple судебного запрета на использовании в продуктах iPhone и iPad запатентованных истцом решений, включенных в стандарт беспроводной связи. Суд удовлетворил требование Apple о выдаче в отношении данных необходимых для стандарта решений принудительной лицензии. При этом суд отметил, что использование спорных объектов не может быть запрещено, поскольку участники рынка, " желающие соблюдать установленный технический стандарт", " вынуждены использовать патент". Предложенные Apple условия лицензионного соглашения соответствовали условиям FRAND < 1>.
|
|
|
--------------------------------
< 1> German Court Bars Motorola From Enforcing Standard-Essential Patent Injunction Against Apple // iPhoneHacks: URL: http: //www. iphonehacks. com/2012/02/german-court-bars-motorola-standard-essential-patent-injunction. html (дата обращения: 20. 10. 2019).
Стоит, однако, отметить, что, если спорное изобретение является элементом комплексного инновационного продукта, но не обладает статусом, необходимым для стандарта, суды по-прежнему не находят оснований для отказа в иске о запрете на дальнейшее использование такого объекта.
Так, например, в 2011 г. Motorola подала иск против Microsoft в мюнхенский суд о нарушении ее немецких патентов N 667 и 384. Компания требовала запретить Microsoft продавать на территории Германии игровую систему Xbox и программное обеспечение Microsoft Windows.
Исковые требования были удовлетворены. Суд постановил, что Microsoft нарушила патенты N 667 и 384, и наложил запрет на предложение, использование, маркетинг, импорт устройств, преобразующих цифровые данные в аналоговые (в частности, Xbox 360); предложение к продаже или ввозу на территорию ФРГ программного обеспечения (в частности, Windows Media Player 12) < 1>.
--------------------------------
< 1> German court grants Motorola injunction against Windows 7 and Xbox 300 (updated: Microsoft comments) // Verizon Media: URL: http: //www. engadget. com/2012/05/02/german-court-grants-motorola-injunction/ (дата обращения: 20. 10. 2019).
Важное решение было принято в марте 2017 г. апелляционным судом Дюссельдорфа по делу Sisvel v. Haier < 1>. Немецкий суд продемонстрировал готовность следовать подходам Европейской комиссии при рассмотрении дел о стандарт-необходимых патентах.
--------------------------------
< 1> Sisvel v. Haier. German Regional Court of Dusseldorf. Case Nos. 4a O 93/14 and 4a O 144/14, I-15 U 65/15 and I-15 U 66/15.
Компания Sisvel обратилась в суд с иском о нарушении исключительных прав на два стандарт-необходимых патентоохраняемых объекта к компаниям Haier Deutschland GmbH и Haier Europe Trading SRL (" Haier" ), принадлежавшим одной группе компаний. Ответчик просил суд отказать в удовлетворении искового требования на основе FRAND-защиты. Он утверждал, что компания Sisvel не выполнила обязательства, установленные Европейским судом по делу Huawei v. ZTE.
Суд первой инстанции отметил, что ответчик вовремя не отреагировал на предложение правообладателя заключить лицензионное соглашение. В связи с этим он не мог претендовать на FRAND-защиту. В деле отсутствовали все условия для вмешательства в сферу патентной монополии, сформулированные Европейской комиссией. Таким образом, суд первой инстанции удовлетворил требование истца о запрете на использование патентоохраняемых объектов, прекращении продажи ответчиком UMTS и GPRS мобильных устройств и о взыскании убытков.
Апелляция отметила, что в любом случае при решении вопроса о защите исключительных прав на стандарт-необходимый объект прежде всего суд должен решить, соответствовало ли изначально предложение патентообладателя заключить лицензию FRAND-обязательствам правообладателя. В рассматриваемом деле Sisvel не выполнил требований, установленных Европейским судом для добросовестных правообладателей. В таком случае его требование о наложении на ответчика судебного запрета не может быть удовлетворено.
В 2019 г. апелляционный суд Дюссельдорфа вынес еще одно важное решение по делу Unwired Planet v. Huawei I-2 U 31/16, в котором содержится ряд значимых правовых позиций. Так, суд отметил, что права на стандарт-необходимый объект могут передаваться только вместе со сделанной первоначальным патентообладателем декларацией, в которой он обязуется лицензировать объект на условиях FRAND. Иными словами, приобретатель исключительного права оказывается связанным обязательствами, принятыми на себя изначальным патентообладателем. Притом он должен руководствоваться не только обязательствами, принятыми в Декларации, но и продолжать лицензионную практику своего предшественника. Нарушителю - потенциальному правообладателю приобретатель лицензии должен раскрыть условия ранее заключенных лицензионных соглашений в отношении необходимого для стандарта объекта.
Суд установил строгий стандарт соответствия недискриминационным условиям. За образец при определении условий лицензионного соглашения должно браться наиболее выгодное с позиции лицензиата лицензионное соглашение. Если однажды правообладатель выдал лицензию в отношении необходимого для стандарта объекта на очень выгодных условиях, то он впоследствии не может отклоняться от таких условий. Правообладатель, который вносит свой патент в стандарт, обязуется лицензировать стандарт-необходимый объект на равных условиях. Установление разных ставок лицензионных платежей противоречит принципам FRAND.
Таким образом, немецкий правопорядок становится все более благосклонным к пользователям - потенциальным лицензиатам необходимых для стандарта патентоохраняемых объектов. Суды в целом допустили возможность отказа в удовлетворении требования о запрете на дальнейшее использование патентоохраняемых объектов. Другое дело, что в сравнении с американской практикой речь идет о достаточно ограниченной сфере. Применительно не к включенным в стандарт патентоохраняемым объектам по-прежнему сохраняется поход: есть нарушение - есть запрет на дальнейшее использование.
Еще сложнее проходит отказ от абсолютной и полной защиты исключительных прав в голландском праве. Показательно, что в 2010 г. при рассмотрении спора Philips v. SK Kassetten < 1> Гаагский окружной суд в 2010 г. прямо выразил свое несогласие с немецким решением по делу Orange book standard. Им было отмечено, что применение принципа " dolo agit" германским Верховным судом:
--------------------------------
< 1> Koninklijke Philips Electronics N. V. v. SK Kassetten GmbH & Co. KG, District Court The Hague, The Netherlands, 17 March 2010, Joint Cases No. 316533/HA ZA 08-2522 and 316535/HA ZA 08-2524.
1) вступило в противоречие со всей системой патентной защиты;
2) создало ситуацию правовой неопределенности;
3) не было необходимым для защиты законных интересов ответчика.
Непосредственно в отношении рассматриваемого спора голландским судом при этом было констатировано, что, поскольку SK Kassetten не обладает лицензией, нет каких-либо оснований для предоставления ей права использования запатентованной технологии. Требования Philips о запрещении ответчику использовать спорный патентоохраняемый объект подлежат удовлетворению.
Впоследствии, однако, голландский правоприменитель все же допустил (вероятно, под воздействием практики Европейского суда) возможность отказа в иске о запрете на использование патентоохраняемого объекта при доказанности факта нарушения. При этом он достаточно строго подходит к оценке соблюдения ответчиком всех необходимых условий для принудительного доступа к патентоохраняемой разработке.
Весьма показательно в рассматриваемом аспекте дело Philips v. ASUS. Суд отметил, что патент истца был необходимым для стандарта. Однако все равно удовлетворил требования истца о наложении на ответчика постоянного запрета на использование патентоохраняемого объекта. Свое решение он аргументировал тем, что ответчик - ASUS - не действовал как компания, желающая получить лицензию. Суд учел, что истец информировал ASUS о своем патентном портфолио в 2013 г. Компании провели несколько встреч, которые были инициированы компании Philips. Истец объяснял ответчику, что тот нарушает его исключительные права. Между тем ASUS никогда не направлял на встречи сотрудников, обладающих необходимой квалификацией. Ответчик избегал обсуждений возможных условий лицензии. Истец направлял ответчику предложение подписать стандартизированное лицензионное соглашение, перечень принадлежащих ему патентов, входящих в стандарты. Между тем ASUS никак не отреагировал на подобные запросы.
При этом суд отметил, что установленные в практике Европейского суда требования к рассмотрению споров правообладателей стандарт-необходимых патентов носят рекомендательный характер.
В случае с нарушениями прав на фармацевтические изобретения, биотехнологии немецкие и голландские суды в принципе не допускают отказа в удовлетворении требования о запрете на дальнейшее использование патентоохраняемого объекта. Суды могут приостановить рассмотрение дела о нарушении до момента разрешения спора о выдачи принудительной лицензии < 1> на соответствующее изобретение. При этом выдача принудительной лицензии на фармацевтические изобретения, биотехнологии рассматривается в данных правопорядках в качестве экстраординарной меры, которая может быть реализована только в исключительных случаях. Известно лишь об одном случае удовлетворения требования о выдаче принудительной лицензии.
--------------------------------
< 1> При удовлетворении соответствующего требования нарушителя суд в деле о нарушении исключительного права уже не сможет рассчитывать на удовлетворение требования о запрете.
В августе 2016 г. немецкий патентный суд второй раз в германской истории удовлетворил требование о выдаче принудительной лицензии в фармсфере < 1>. Заявителем по данному делу являлась фармацевтическая компания Merck & Co. Компания несколько лет производила анти-СПИД препарат Исентресс (Isentress). Ответчиком выступила японская компания Shionogi & Company Ltd. - обладатель европейского патента на ингибитор интегразы, используемый для лечения ВИЧ-инфекции.
--------------------------------
< 1> BPatG, 31. 08. 2016 - 3 LiQ 1/16 (EP).
Конфликт компаний развивался следующим образом. В 2015 г. японская компания предъявила иск о нарушении ее патента к немецкой компании MSD Sharp & Dohme GmbH (дочернее общество - Merck & Co. ). Материнская компания Merck & Co. пыталась добиться заключения с патентообладателем лицензионного соглашения. Между тем японская компания отказалась. После этого Merck & Co. обратилась за предоставлением принудительной лицензии.
Патентный суд пришел к выводу, что в препарате Исентресс имеется существенный потребительский интерес среди больных СПИДом. Некоторые пациенты по медицинским показателям не могут заменить его иными препаратами без существенного риска для здоровья. В связи с этим требование истца было удовлетворено.
Следует при этом отметить, что данное дело нельзя рассматривать в качестве отказа немецкой системы от крайне осторожного подхода к выдаче принудительных лицензий. Весьма показательно в рассматриваемом аспекте решение Федерального патентного суда по делу 3 LiQ 1/18, 6 сентября 2018 г. (дело Sanofi v. Amgen). Компания Amgen предъявила к Sanofi иск о нарушении ее патента при производстве и реализации ответчиком препарата Praluent(R), включающего активный ингредиент Alirocumab (monoclonal-antibody), применяемый для лечения гиперхолестеринемии.
Компания Sanofi в ответ обратилась в Федеральный патентный суд с требованием выдать принудительную лицензию. Суд отказал в удовлетворении данного требования. При этом он исходил из того, что компания Sanofi не продемонстрировала, что ее лекарственный препарат существенно отличается от других доступных продуктов. В частности, не было установлено, что по отношению к продукту патентообладателя продукт истца отличался большей терапевтической эффективностью (полезностью). Таким образом, истцом не было представлено доказательств того, что в его препарате существует значительный общественный интерес.
Подытоживая изложенное, следует констатировать, что возможность правообладателя предъявить требование о пресечении незаконного использования патентоохраняемого объекта (запрете на использование объекта) представляет собой важнейший элемент его исключительного права. С получением патента правообладатель получает контроль над сферой коммерческого использования патентоохраняемого объекта, над доступом к подобному объекту всех иных лиц. Лишение возможности запрещать иным лицам использовать патентоохраняемый объект снижает (а подчас обнуляет) ценность исключительного права и, как следствие, дестимулирует участников оборота к инновационной деятельности.
Последний тезис, однако, не должен возводиться в абсолют. Проблема в том, что исключительные права нередко осуществляются в противоречии с их институциональным назначением. Правообладатели реализуют возможность запрещать использование их объекта в качестве инструмента для блокирования деятельности конкурентов, " шантажа" успешных инноваторов, извлечения сверхприбыли. Притом что с учетом особенностей конкретного рынка, доступных правообладателю способов коммерциализации патентоохраняемого объекта, правомерный интерес правообладателя заключается в лицензировании объекта и получении лицензионных платежей, а не в последовательном поддержании эксклюзивности. С последним для правообладателя может быть объективно не связано каких-либо перспектив на получение прибыли.
В таком случае следует признать, что в некоторых случаях, когда факт патентного нарушения доказан, суды могут отказывать в удовлетворении требования о пресечении незаконного использования патентоохраняемого объекта. Интересы правообладателя в таком случае должны быть обеспечены посредством взыскания убытков (компенсации) за период, предшествующий судебному разбирательству, и установления лицензионных платежей (справедливых и разумных роялти) за будущее использование ответчиком патентоохраняемого объекта.
При этом должен учитываться ряд обстоятельств. Во-первых, возможный негативный эффект от отказа/удовлетворения требования о запрете для правообладателя/нарушителя. Отказ может иметь место в ситуациях, когда правообладатель является непроизводственной компанией либо для производства им коммерчески привлекательного продукта требуется использование (и, как следствие, взаимообмен) множества объектов иных лиц. Убытки + продолжающиеся роялти могут в полной мере компенсировать его имущественные потери. В то время как ответчик может понести существенные потери, связанные с невозможностью ввести в оборот комплексные инновационные продукты, в которых нашли воплощение помимо спорного объекта иные инновационные разработки.
Во-вторых, должен учитываться общественный интерес как в получении доступа к конкретным высокотехнологическим товарам, так и в стимулировании инновационного развития на конкретном рынке.
В целом следует понимать, что подобные ограничения патентных прав могут применяться только на рынках комплексных инноваций и при наличии множества условий. На рынках моноинновационных < 1> продуктов (фармацевтическом, биотехнологий) любые попытки ограничить легальное господство патентообладателя приведет к возникновению на его стороне невосполнимых потерь и, как следствие, значительному падению ценности исключительных прав и дестимулированию инновационного развития.
--------------------------------
< 1> Один продукт охватывает один, в крайнем случае несколько (но меньше 10) патентов.
5. Применения принципа эстоппель в делах
о защите патентных прав
Как было отмечено выше, объем патентной охраны определяют раскрытые в патенте признаки патентоохраняемого объекта. В случае с изобретениями речь идет обо всех признаках формулы изобретения или им эквивалентных. В случае с полезными моделями - только о тех признаках, которые прямо обозначены в формуле. В случае с промышленными образцами - существенными признаками. Для того чтобы признать права на патентоохраняемую разработку нарушенными, необходимо доказать, что в объекте нарушения (изделии, продукте, способе) присутствовала соответствующая совокупность признаков.
На практике сделать это зачастую бывает достаточно сложно. Судьям приходится сопоставлять элементы конкретного материального объекта (или реального процесса - для способа) со словесно или графически (в случае с промышленными образцами) описанными признаками, притом что такие признаки могут быть сформулированы недостаточно четко. Еще больше сложностей возникает при необходимости квалификации признаков в качестве эквивалентных (применительно к изобретениям), существенных (применительно к промышленным образцам).
Важно при этом отметить, что для разработчика в зависимости от ситуации может быть выгодно различное толкование признаков формулы. При патентовании с тем, чтобы техническое решение успешно прошло проверку на соответствие критериям патентоспособности, заявитель может настаивать на более узком толковании признака, его нераспространении на те варианты, которые являются известными или очевидными из уровня техники. В рамках дела об оспаривании патента он будет доказывать, что признаки формулы обладают существенными отличиями от иных, ставших известными ранее. Между тем в делах о защите исключительных прав патентообладатель может, напротив, настаивать на максимально широком толковании признака, относимости к нему всех возможных вариантов и проявлений. При этом с опорой на доктрину эквивалентов он может попытаться включить в сферу патентной охраны решения, которые изначально не обладали патентоспособностью и на дату приоритета уже использовались иными участниками рынка.
Весьма показательно в рассматриваемом аспекте следующее дело < 1>. ИП Щербаков О. Н. обратился в суд с требованием к ООО " Аптека-Холдинг 1", ООО " Аптека-Холдинг", ООО " Ларго", ООО " ФитоЛюкс", компании " ELANDA", ООО " Ти 2000" о нарушении его исключительного права на изобретение " Фиточай" < 2> при хранении и продаже чая " RED-SLIM TEA" с ароматизаторами. Судом было установлено, что в чае " RED-SLIM TEA" использованы 6 из 7 признаков из формулы спорного изобретения. Различие между чаем, запатентованным истцом, и чаем " RED-SLIM TEA" состоит в использовании первым в своем составе лепестков гибискуса, а вторым - фрагментов чашелистиков и листочков подчашия гибискуса. Суды трех инстанций встали на сторону истца и признали данные признаки эквивалентными. Требования истца были удовлетворены.
--------------------------------
< 1> Решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 15 марта 2007 г. по заявке N 2000123799/13.
< 2> Формула изобретения: " Фиточай, состоящий из растительной основы и натурального или идентичного натуральному ароматизатора, отличающийся тем, что растительная основа содержит 40 - 70% лепестков гибискуса и 20 - 35% кассии, а ароматизатор содержится в количестве 0, 1 - 40%, причем в случае использования ароматизатора, идентичного натуральному, его содержание составляет до 10%, в случае использования натурального фруктового или плодового ароматизатора его содержание составляет до 30%, а в случае использования ароматизатора в виде травы его содержание составляет до 40%".
Между тем известно, что незадолго до предъявления ИП Щербаковым рассматриваемого истца Палата по патентным спорам Роспатента рассмотрела возражения на патент истца. Палата не нашла оснований для признания патента недействительным. При этом в ее решении было констатировано: " Анализ источников [1] и [2] показал, что ни один из них не содержит признаков, идентичных всем признакам, содержащимся в формуле оспариваемого патента, включая характеристику назначения. В растительном чае, известном из источников [1] и [2], используют соцветия гибискуса, а в оспариваемом патенте - лепестки гибискуса, т. е. компонент иного состава, поэтому утверждение лица, подавшего возражение, об идентичности этих признаков неправомерно.
Кроме того, количества соцветий гибискуса (12, 3%) и листа сенны (46, 2%), известные из источников [1] и [2], не попадают в количественный интервал оспариваемого патента (лепестки гибискуса 40 - 70%, кассия (сенна) 20 - 35%)". Таким образом, следует констатировать, что растительному чаю, известному из источников [1] и [2], не присущи признаки, идентичные всем признакам фиточая по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента".
Нетрудно заметить, что в деле о нарушении исключительного права признак наличия в составе лепестков гибискуса толковался расширительно. Суд с подачи правообладателя исходил из того, что патент охватывает состав фиточая, вне зависимости от того, какие именно элементы растения гибискус в нем содержатся. Исключительное право истца распространяется в том числе на фиточай, в котором использованы чашелистики и листочки подчашия. Между тем в деле о признании патента недействительным признак толковался ограничительно. Роспатент исходил из того, что использование в запатентованном фиточае именно лепестков отличает его от известных на дату приоритета составов с иными элементами растения гибискус.
Ситуация, при которой правоприменительные органы (суд и Роспатент) вслед за правообладателем сначала признают признаки принципиально различными, а спустя некоторое время квалифицирует их в качестве эквивалентных, представляется недопустимой. Тем более при условии, что данный анализируемый признак формулы определяет патентоспособность технического решения, а сопоставляемый с ним признак был известен до даты приоритета.
Одним из наиболее эффективных механизмов пресечения противоречивого поведения правообладателя является принцип эстоппеля.
Как было отмечено Т. Аренсоном (T. Arenson), эстоппель может быть лучшим возражением по обвинению в трудном споре. Он подходит для разнообразных фактических обстоятельств и обеспечивает значительные возможности для отказа в иске < 1>.
--------------------------------
< 1> См.: Arenson T. L. The triumph of equity: equitable estoppel in modern litigation // SSRN: URL: http: //ssrn. com/abstract=1013106 (дата обращения: 20. 10. 2019).
В современной редакции Black's law dictionary эстоппель определяется как доктрина, в соответствии с которой субъект лишается возможности отрицать или утверждать определенный факт ввиду его собственного предшествующего поведения, утверждения или отрицания, на которые полагалась и действовала сообразно с которыми другая сторона < 1>.
--------------------------------
< 1> Black's Law Dictionary. St. Paul, Minn., 1990. P. 551.
Институт эстоппеля не является чуждым российскому праву. С реформой ГК РФ, как неоднократно отмечалось экспертами, в российском праве наблюдается " полноценное нашествие эстоппелей". Данный принцип нашел прямое закрепление сразу в нескольких нормах ГК РФ: п. 2 ст. 166, п. 5 ст. 166, п. 3 ст. 432, п. 5 ст. 450. 1 и т. п. Нетрудно заметить, что до сих пор развитие данного института происходит главным образом (если брать материальное гражданское право) в договорной сфере. Между тем постепенно эстоппель начинает " проникать" и в патентное право. Хотя о формировании полноценной доктрины говорить еще рано, более оправданным представляется начать анализ патентного эстоппеля с обзора зарубежного опыта.
В США, Японии, Канаде и некоторых других странах получила распространение так называемая доктрина " связанности заявочным досье" на основе принципа эстоппель (Prosecution history estoppel). Данная доктрина не позволяет правообладателям использовать теорию эквивалентов и расширительно толковать объем правовой охраны изобретения в том случае, если патентообладатель делал какие-либо ограничивающие объем притязаний заявления в ходе делопроизводства по получению патента (включая повторную экспертизу). Как отмечается в доктрине, объем патентных притязаний зависит не только от окончательной версии заявки, но и от дополнений, поправок, пояснений, сделанных патентными поверенными. Prosecution history estoppel препятствует включению в надлежащий объем притязаний патентообладателя того, от чего он отказался в процессе получения патента < 1>. Заявитель не может прибегать к доктрине эквивалентов, требуя расширительного толкования признаков формулы, которые он до этого сузил посредством внесения изменений. Внося изменения в признаки формулы, заявитель признает и подчеркивает разницу между старым и новым элементом формулы и объявляет отказ от притязаний в отношении всего, что входит в разницу между тем, что было и стало < 2>.
--------------------------------
< 1> См.: Chandler W. Prosecution history estoppel, the doctrine of equivalents and the scope of the patent // Harvard Journal of law and technology. 2000. Vol. 13. N. 3. P. 466.
< 2> Exhibit Supply Co. v. Ace Patents Corp, 315 US 126, 136 (1942).
В деле Warner-Jenkinson Co. v. Hilton-Davis Chemical Co. суд усомнился в эквивалентности признаков, указывающих на различный уровень Ph. Истец обладал патентом на процесс ультрафильтрации при Ph 6, 0 - 9, 0. Ответчик разработал сходный процесс, осуществляемый при Ph 5, 0. Истец утверждал, что процесс ультрафильтрации при Ph 5, 0 эквивалентен процессу ультрафильтрации при Ph 6, 0 - 9, 0, а потому ответчик нарушил его патент.
Суд установил, что изначально эксперт патентного ведомства отклонил заявку истца из-за перекрытия с предыдущей, в которой раскрывался процесс ультрафильтрации при Ph свыше 9, 0. В ответ на это заявитель в формулу изобретения добавил фразу " при Ph, составляющей приблизительно 6, 0 - 9, 0". Верхний предел - 9, 0, очевидно, был добавлен для разграничения формулы изобретения с предыдущими. Почему был установлен нижний предел, истец не пояснил.
Суд сформулировал следующий подход. В ситуации, когда правообладатель намеренно ограничил формулу изобретения, чтобы обеспечить его соответствие критериям патентоспособности, при возникновении спора о нарушении исключительного права он лишается возможности расширять посредством доктрины эквивалентов объем правовой охраны на исключенные признаки. Обоснование причин, по которым была сужена формула, лежит на правообладателе. По мне
|
|
|
