 |
Судебная практика. Весьма показательно в рассматриваемом аспекте Постановление Суда по интеллектуальным правам по одному из дел <1>.
|
|
|
|
Судебная практика. Как было отмечено в п. 28 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав (далее - Обзор), "... права преждепользователя ограничены тем объемом применения тождественного решения, который был им достигнут на дату приоритета, либо, если использование не было начато до этой даты, объемом, соответствующим сделанным приготовлениям. Преждепользователь не вправе использовать тождественное решение в большем объеме по сравнению с тем, в каком решение использовалось или предполагалось использоваться до даты приоритета заявки. При этом устанавливаемый объем использования тождественного решения должен быть документально подтвержден" < 1>.
--------------------------------
< 1> Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав (утв. Президиумом ВС РФ 23 сентября 2015 г. ).
Данное ограничение можно объяснить несколькими причинами.
Во-первых, оно служит правовой определенности. Патентообладатель знает, на что может рассчитывать преждепользователь, и сообразовывает с этим свои действия (например, выбирает иные способы коммерциализации объекта). Обеспечиваются в таком случае и интересы приобретателей исключительного права. Представим себе, что субъект, заинтересованный в производстве некоего инновационного продукта, приобретает исключительное право на изобретение. Ему известна ситуация на рынке - данный продукт никто не производит в сколько-либо значимых масштабах. Он начинает продавать соответствующий товар. И вдруг у него появляется конкурент, производящий те же самые товары в существенном объеме, который утверждает, что создал соответствующее изобретение еще до патентообладателя.
|
|
|
Во-вторых, данное ограничение не позволит преждепользователю паразитировать на разработках патентообладателя. Интерес потребителей к созданным на основе разработки товарам мог возникнуть только после того, как правообладатель получил на них патент и начал активно продвигать такие товары на рынке, выбрав наиболее эффективную и привлекательную форму реализации изобретения. Преждепользователь мог изначально не догадываться о возможности использования своей разработки в таком продукте или таким способом. Если сохранить " преждепользование" в изначальных границах, то у правообладателя не возникнет полноценного конкурента и на товарном рынке. Обременение не будет существенно сказываться на ценности исключительного права. В то же время правомерные интересы преждепользователя также не пострадают - он не будет лишен того, что имел до получения иным субъектом патента.
Дискуссия. Между тем на практике критерий расширения объема использования традиционно вызывает существенные сложности. В апреле 2014 г. перед членами НКС Суда по интеллектуальным правам были поставлены вопросы: является ли категория объема использования количественной или качественной? Каково содержание качественной категории объема использования тождественного решения?
И. А. Зенин выступил за то, чтобы рассматривать данную категорию как качественную. Он отметил, что объем прав патентообладателя определяется формулой, которая может быть однозвенной и многозвенной. Под качественной категорией объема в таком случае нужно подразумевать соответствующую формулу, которая фиксирует объем прав изобретателя и соответственно преждепользователя и устанавливает пределы, за которые изобретатель не может выходить при использовании тождественного решения.
|
|
|
По мнению В. Ю. Бузанова, преждепользование допустимо в рамках тех (и только тех) форм предпринимательской деятельности, которые осуществлял преждепользователь до начала патентных процедур. Если он был импортером (впоследствии запатентованного продукта), то очевидно, что он не может стать его производителем, и наоборот.
О. А. Городов подчеркнул, что объем использования в зависимости от фактических обстоятельств и характера спорного правоотношения надлежит оценивать или по количественным, или по качественным (сущностным) параметрам. За необходимость учета обоих критериев выступил и А. П. Сергеев. Как им было отмечено, преждепользователь не может расширять свое производство, в основе которого лежит запатентованная разработка, не только в смысле наращивания объема продукции, но и в плане увеличения ассортимента выпускаемой продукции или расширения видов иного возможного использования запатентованной разработки < 1>.
--------------------------------
< 1> См.: Протокол N 3 заседания Научно-консультативного совета при СИП от 4 апреля 2014 г.
В справке Суда по интеллектуальным правам < 1> были признаны как количественный, так и качественный критерий. Как в ней было отмечено, необходимость получения преждепользователем разрешения на использование охраняемого патентом технического решения возникает при расширении объема использования любым путем, в том числе посредством изменения признаков, изменения применения по определенному назначению продукта, изменения назначения продукта или способа (качественные характеристики) или изменения объема выпускаемой продукции (количественный критерий).
--------------------------------
< 1> Справка по вопросам, касающимся споров о праве преждепользования (утв. Постановлением Президиума СИП от 14 ноября 2014 г. N СП-21/14).
Суды при установлении объема преждепользования руководствуются как качественными, так и количественными критериями. Так, например, расширение объема использования признается в том случае, когда преждепользователь изначально занимался производством на основании запатентованных объектов одних товаров, а после выдачи патента сменил ассортимент и стал производить продукты, сходные с правообладателем. Нетрудно заметить, что при сохранении использования в прежних границах конкуренции между субъектами могло и не быть. Между тем после изменения преждепользователем направления предпринимательской деятельности субъекты стали конкурентами. Другая ситуация: преждепользователь, вложив дополнительные средства и ресурсы, стал производить в разы больше продуктов на основании запатентованного решения. Если раньше он производил по 10 продуктов в месяц для единственного покупателя, то сейчас он буквально наводнил рынок своими товарами.
|
|
|
Сложнее всего дело обстоит с внесением изменений в признаки, описанные в формуле изобретения. Если преждепользователь использует не все признаки независимого пункта формулы, то в таком случае в принципе нельзя говорить об использовании изобретения. Необходимость в праве преждепользования в таком случае отпадает. Другое дело, если преждепользователь дополняет формулу какими-то новыми свойствами и характеристиками, в том числе назначением. Речь в таком случае может идти о создании им зависимого патентоохраняемого объекта.
Вопросы, связанные с использованием зависимых объектов, урегулированы в ст. 1358. 1 ГК РФ: зависимые изобретения не могут быть использованы без разрешения обладателя патента на другое изобретение, другую полезную модель или другой промышленный образец, по отношению к которым они являются зависимыми.
В случае отказа правообладателя основного изобретения в предоставлении такой лицензии правообладатель зависимого патентоохраняемого объекта (при условии, что он представляет собой существенное усовершенствование) может обратиться за принудительной лицензией, которая, впрочем, также предполагает выплату с его стороны разумных платежей. Ссылки на право преждепользования в таком случае будут представлять собой попытку недобросовестного обхода положений п. 2 ст. 1358. 1 ГК РФ. Может создаться ситуация, когда преждепользователь не просто будет конкурировать с патентообладателем, а еще и предлагать продукт с лучшими характеристиками. При этом им не будет делаться каких-либо отчислений в пользу патентообладателя.
|
|
|
Несколько другая ситуация возникает, если в формуле изобретения некий признак обозначен промежутком. Например, патент выдан на комбинацию неких веществ при ph от 5 до 10. Преждепользователь изначально использовал данное вещество при ph 5. Затем вслед за правообладателем стал использовать при ph 10, что оказалось эффективнее. В таком случае можно говорить о расширении объема использования в качественном аспекте.
Что необходимо доказывать в судебном процессе о признании
права преждепользования?
Относительно бремени доказывания наличия права преждепользования в судебной практике долгое время существовало два противоположных подхода. В одних случаях суды исходили из того, что наличие права преждепользования предполагается до тех пор, пока противоположной стороной (патентообладателем) не доказано иное, в других - возлагали бремя доказывания права преждепользования на предполагаемого преждепользователя. Второй подход в конечном счете возобладал, что представляется совершенно оправданным.
Поскольку действия преждепользователя по использованию разработки являются нарушением прав патентообладателя (до тех пор, пока не доказано преждепользование), то бремя доказывания правомерности его действий и их добросовестности возлагается на лицо, ссылающееся на наличие у него права преждепользования. " Подобный подход полностью соответствует общим положениям распределения бремени доказывания, установленным ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса РФ" < 1>.
--------------------------------
< 1> Оганесян А. Н. Некоторые особенности рассмотрения в судебно-арбитражной практике споров о праве преждепользования // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2015. N 8. С. 64 - 65.
Как было отмечено Судом по интеллектуальным правам, при решении вопроса о праве преждепользования суды должны установить следующие обстоятельства:
- тождественность решения, использованного предполагаемым преждепользователем, запатентованному техническому решению;
- независимость создания тождественного технического решения;
- фактическое использование технического решения, тождественного патентоохраняемому объекту, или подготовка к такому использованию;
- добросовестность использования решения;
- объем преждепользования < 1>.
--------------------------------
< 1> Постановление СИП от 13 декабря 2016 г. по делу N А72-10519/2015.
Право преждепользования возникает при одновременном соблюдении указанных выше обстоятельств.
|
|
|
Заявителям принципиально важно учитывать следующие моменты. Во-первых, для признания преждепользования недостаточно доказать лишь факт разработки спорного решения до даты выдачи патента. Необходимо обосновать факт использования или подготовки к использованию. Если в своем исковом заявлении или отзыве на иск предполагаемый преждепользователь утверждает, что он производил и (или) продавал товары, он должен доказать именно этот факт. Доказательства, указывающие на подготовку к использованию, судами в таком случае рассматриваться не будут < 1>.
--------------------------------
< 1> См., например: Постановление СИП от 13 декабря 2016 г. по делу N А72-10519/2015.
Согласно п. 30 Обзора судебной практики ВС РФ < 1> необходимое приготовление представляет собой " установленное обстоятельствами дела намерение использовать на конкретном предприятии имеющееся тождественное патенту решение в технологической стадии, определяющей порядок ее осуществления, которую можно объективно успешно реализовать".
--------------------------------
< 1> Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав (утв. Президиумом ВС РФ 23 сентября 2015 г. ).
Объем использования тождественного технического решения на подготовительной стадии должен устанавливаться исходя из возможности реализации данного технического решения всеми ресурсами ответчика, существовавшими на момент создания такого решения, как если бы они все использовались только для выпуска изделий на его основе.
Судебная практика. Весьма показательно в рассматриваемом аспекте Постановление Суда по интеллектуальным правам по одному из дел < 1>.
--------------------------------
< 1> Постановление СИП от 14 апреля 2016 г. по делу N А40-189533/2014.
|
|
|
