 |
Лицензионные договоры о передаче исключительных прав на объекты, охраняемые патентным правом
|
|
|
|
В законодательстве РСФ СР об авторском праве (раздел IV ГК РСФСР) понятию “авторский договор” соответствовало понятие “авторский лицензионный договор”, а понятию “авторский договор заказа” в основном соответствовало понятие “авторский договор о передаче произведения для использования”. По существу понятие “авторский договор” (ст. 30) Закона об авторском праве схоже с понятием лицензионный договор в смысле соответствующей статьи Патентного закона РФ. Большинство договоров о предоставлении права использования интеллектуальной собственности, включая ноу-хау и объекты авторских прав, называются лицензионными. Таким образом, лицензионный договор – это договор, в силу которого обладатель исключительного права (лицензиар) передает право на использование охраняемого объекта другому лицу (лицензиату), а последний принимает на себя обязанность вносить лицензиару обусловленные договором платежи и осуществлять другие действия, предусмотренные договором.
Договоры о передаче прав на использование объекта интеллектуальной собственности можно классифицировать:
1. По содержанию передаваемых прав – договор о передаче исключительных прав (исключительная лицензия), договор о полной уступке всех имущественных прав (полная лицензия), договор о передаче неисключительных прав, т.е. неисключительная (простая) лицензия. По договору о предоставлении исключительной лицензии лицензиат получает право на использование изобретения, полезной модели или промышленного образца в пределах, указанных в договоре, с сохранением за лицензиаром права на использование объекта лишь в части, не передаваемой лицензиату.
2. Покупатель (правопреемник) в таком договоре получает право на использование объекта в согласованных сторонами пределах, устанавливаемых по сроку действия договора, территории, способам использования передаваемого объекта. Особенность состоит в том, что никто, в т.ч. и продавец (лицензиар) после заключения договора не может использовать переданный объект. Только лицензиат вправе использовать, а также запрещать или разрешать третьим лицам использование названного объекта. Иногда в рамках договора могут быть установлены квоты на выпуск изделий, предельные цены на продукцию и другие условия, определяющие границы исключительных прав лицензиата.
|
|
|
При передаче всех прав на объект договора на определенное время на всей территории действия охраняемых законом прав (договоры о полной уступке имущественных прав, полная лицензия) все права переходят к владельцу исключительных имущественных прав (т.е. лицензии), правообладатель остается таковым номинально. Договор полной уступки от договора уступки прав отличает лишь срок, на который передаются права, по окончании которого права на переданный объект возвращается к правообладателю.
По договору о предоставлении неисключительной лицензии лицензиар, предоставляя лицензиату право на использование изобретения, полезной модели или промышленного образца, сохраняет за собой все патентные права, в том числе и право на предоставление лицензий третьим лицам. Договор разрешает лицензиату использовать охраняемый объект в способах и пределах, указанных в договоре, при этом право пользования объектом на этой же территории, а также передачи прав (продажи лицензии) третьим лицам остается за лицензиаром. Лицензиар вправе выдать любое количество простых лицензий, благодаря чему на практике стоимость простой лицензии ниже стоимости исключительной лицензии.
При передаче прав на объекты авторского права, если в договоре прямо не указано, какие права передаются по авторскому договору, передаваемые права считаются неисключительными.
|
|
|
2. По способу использования, включающему реализацию одного или совокупность нескольких разновидностей имущественных прав, – договор на выпуск в свет (опубликование), договор на воспроизведение (изготовление одного или более экземпляров) в любой форме любыми способами; договор на распространение; договор на переработку и модификацию объекта интеллектуальной собственности, в том числе перевод на другой язык, и иное использование. Названные договоры аналогичны авторским договорам, рассмотренным ранее.
В соответствии с п. 3 ст. 14 Закона “О правовой охране программ для ЭВМ и баз данных” при продаже и предоставлении массовым пользователям доступа к программам для ЭВМ и базам данных допускается применение особого порядка заключения договоров, например, путем изложения типовых условий договора на передаваемых экземплярах программ для ЭВМ и баз данных. Такой вид договоров и называют “оберточными” лицензиями (shrink-wrap license).
В отличие от традиционных лицензионных договоров на объекты интеллектуальной собственности, заключаемых в предписанной законодательством письменной форме, данные договоры являются разновидностью конклюдентных сделок.
Можно также выделить принудительные и открытые лицензии. Под принудительной понимается лицензия, полученная через Высшую патентную палату, по требованию любого заинтересованного лица в случае, если в течение определенного срока запатентованная разработка не была использована патентообладателем. Открытой является лицензия, полученная любым заинтересованным лицом, на использование в своих целях разработку, по заключении с патентообладателем соглашения о размере платежей после опубликования Патентным ведомством РФ заявления патентообладателя о предоставлении любым третьим лицам возможности использования разработки объекта.
Сторонами лицензионного договора – лицензиаром и лицензиатом могут быть как физические, так и юридические лица, обладающие соответствующими правомочиями. Физическое лицо должно быть дее- и правоспособным. Договор от имени юридических лиц подписывается их полномочными представителями. Подписавшие лицензионное соглашение стороны обязаны выполнять условия договора, а также требования действующего законодательства.
|
|
|
Лицензиар – это сторона, предлагающая объект интеллектуальной собственности и обладающая соответствующими правами на этот объект. Таким правообладателем может быть автор (коллектив авторов), иные физические и юридические лица, получившие исключительные права на использование объекта интеллектуальной собственности, например, на основании служебных взаимоотношений или соглашений с авторами.
Форма договора. Договор должен быть заключен в письменной форме и зарегистрирован в Патентном ведомстве. При продаже и предоставлении массовым пользователям доступа к программам для ЭВМ и базам данных допускается применение особого порядка заключения договоров, например, путем изложения типовых условий договора на передаваемых экземплярах программ для ЭВМ и баз данных.
Цена договора определяется соглашением сторон и представляет собой вознаграждение лицензиару за переданный лицензиату объект интеллектуальной собственности. Может представлять собой как фиксированную сумму с единовременной или поэтапной выплатой, так и в виде процента от прибыли, объемов реализации и проч. В связи с этим можно выделить следующие виды лицензионных платежей:
· Паушальный (единовременный). Паушальный платеж может, однако, осуществляться по соглашению сторон поэтапно в согласованные в договоре сроки. Этапами выплат могут, например, быть – предоставление необходимой документации, оказание технической или консультативной помощи, выпуском в свет первой партии продукта и др. Паушальные платежи обычно применяются в случаях, когда нельзя проконтролировать объем выпущенной по лицензии продукции, покупателем является не известная на рынке фирма и есть сомнения в успешности ее деятельности.
· Роялти (периодические отчисления). Выплата роялти осуществляется в течение срока действия договора в виде определенного процента от прибыли лицензиата. Размер процента отчислений (ставка роялти) и то, с чего должны взиматься эти отчисления (база роялти) зависят от предполагаемых экономического эффекта, прибыли, объема реализации, оборота и т.д. Влияет и вид лицензионного договора – полная лицензия дороже простой, а также сроки – чем больше срок, тем меньше процент отчислений.
|
|
|
· Комбинированные платежи – часть выплаты осуществляется в виде паушального платежа, а последующей части – в виде роялти).
Срок. Сторонами договора определяются срок действия договора, сроки предоставления передаваемого объекта интеллектуальной собственности. Следует помнить, что при отсутствии в авторском договоре условия о сроке, на который передается право, договор может быть расторгнут автором по истечении пяти лет с даты его заключения. При этом пользователь должен быть письменно уведомлен об этом за шесть месяцев до расторжения договора.
Срок действия патента – период времени от даты приоритета до даты прекращения действия патента, устанавливаемый патентным законодательством каждой страны.
Предмет лицензионного договора – это передаваемые права и сведения, с указанным объемом, порядком, территорией, условием их передачи и использования, а также целью. Кроме того, должен быть раскрыт смысл понятия “использование”, указаны территории. Например, место производства лицензионной продукции может не совпадать с местом ее реализации по договору. В лицензионном договоре часто указываются условия, согласование которых вытекает из его особенностей, например, гарантии автора-разработчика, обучение персонала пользователя, дальнейшие модификации произведений и т.п. Во избежание споров по тексту договора или технической документации стороны нередко дают определение используемых терминов, например, что имеется ввиду под “продукцией по лицензии”, “установкой продукции по лицензии”, “специальной продукцией”, “специальным способом” и проч.
Раскрытие подобных терминов позволяет конкретизировать условия договора, например, раскрывая термин “предприятие”, указывают, что под этим термином имеется ввиду конкретное предприятие лицензиата, на котором предполагается использовать “продукцию по лицензии”, в случаях, когда соглашение заключается одной фирмой, а объект соглашения будет использоваться на другой фирме, часто в договоре используется понятие “конечный покупатель”.
Содержание лицензионного договора. Перечень прав и обязанностей по договору определяется соглашением сторон. Из-за отсутствия в Патентном праве специальной регламентации спектра прав и обязанностей сторон, применяются общие положения гражданского законодательства о сделках. Обязательному согласованию подлежат условия о сроках и территории действия передаваемых прав, при этом срок действия лицензии не должен превышать срока действия патента. Лицензиар имеет право осуществлять проверку правильности и своевременности производимых лицензиатом платежей за использование объекта соглашения, для чего в договор часто включают право лицензиара на получение отчетности лицензиата о выпуске продукции и других необходимых сведений. В порядке и на условиях договора, лицензиар должен обеспечить обучение лицензиата (его сотрудников) использованию переданного объекта на месте деятельности лицензиата в течение оговоренных настоящим договором сроков. Важно при этом выделить стоимость обучения и условия ее оплаты, определить, будут ли эти расходы включаться в согласованную цену договора или представлять собой самостоятельную статью расходов лицензиата.
|
|
|
Как правило лицензиар заинтересован в долгосрочном сотрудничестве и получении прибыли, а следовательно и в успешной деятельности лицензиата. Таким образом, оказание консультативной, технической и иной помощи партнеру идет на пользу обеим сторонам договора. В отличие от договора уступки патентных прав, права лицензиата могут быть ограничены какой-либо сферой, деятельностью или отраслью – например, производством косметической продукции, реализацией в сфере общественного питания и проч. При этом условия лицензионного договора не должны нарушать норм законодательства о конкуренции и ограничении монопольной деятельности.
Гарантии и ответственность сторон. Стороны договора обязаны соблюдать условия заключенного договора, например, о конфиденциальности, за нарушение или ненадлежащее исполнение которых виновная сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством. Так, лицензиар ответственен за качество переданного объекта интеллектуальной собственности, его соответствие требованиям лицензиата и условиям договора, лицензиат – за его оплату и надлежащее использование и передачу третьим лицам. Стороны несут ответственность за сохранение конфиденциальности и по истечении срока действия договора, на период от 3-х до 5-ти лет. Этот срок зависит от времени жизни объекта лицензии на рынке.
Поскольку лицензиар должен не только предоставить лицензиату право на использование объекта интеллектуальной собственности, но и обязан обеспечить возможность его использования, предоставляемые лицензиаром гарантии можно разделить на правовые, технические и экономические. Правовой гарантией, например, является заявление лицензиара об уникальности прав, о том что он – единственный владелец прав на передаваемый объект, права третьих лиц на объект отсутствуют.
При нарушении прав третьих лиц фактом предоставления лицензии по вине лицензиара, ответственность, (включая возмещение убытков, понесенных лицензиатом), возлагается на лицензиара. Лицензиар также несет ответственность за техническую (практическую) пригодность и соответствие передаваемого объекта лицензии для указанной в соглашении цели. Лицензиат, например, вправе получить гарантии от лицензиара в отношении работы объекта лицензии и получении оговоренного результата.
Лицензиар гарантирует, что при соблюдении определенных условий использования будет обеспечено достижение соответствующих показателей – производительности, качества, экономич-ности и других параметров передаваемого объекта, для чего, например, дается точная характерис-тика и описание объекта. Экономическими гарантиями могут быть, например, банковская гарантия или поручительство за надлежащее осуществление сторонами взаиморасчетов.
Стороны вправе установить в договоре другие гарантии и ответственность за нарушение условий договора, например, выплата неустойки или штрафов, возмещение расходов и проч. Как и иные гражданско-правовые договоры, лицензионный договор прекращает действовать по истечении установленного в нем срока; по фактическому исполнению сторонами принятых на себя обязательств; вследствие досрочного его расторжения, а также вследствие признания его недействительным. Договор может быть расторгнут по требованию одной из сторон
(п. 2 AB. 450 ГК РФ) в случае существенного нарушения договора другой стороной и иных предусмотренных законодательством случаев. В соответствии со ст. 450 ГК РФ договор может быть прекращен в силу невозможности исполнения, которая возникла по вине одной из сторон. Виновная сторона несет ответственность за неисполнение обязательств. Договор прекращается и в случае ликвидации организации-пользователя (AB. 419 ГК РФ).
В промышленно развитых и развивающихся странах существуют большие различия в подходах к проблемам охраны интеллектуальной собственности. Никакой предприниматель, да и не всякий специалист по охране интеллектуальной собственности не в состоянии разобраться с действующим законодательством других государств, и тем не менее следует учитывать некоторые моменты. При продаже программного продукта в США следует помнить, что программы для ЭВМ и базы данных для получения правовой охраны должны быть зарегистрированы в Бюро по авторскому праву при Библиотеке Конгресса США (по крайней мере, без выполнения этого условия ни один суд в США не примет иск о защите авторских прав).
В Бразилии приняты специальные меры, регламентирующие ввоз программного обеспечения в страну. Программное обеспечение (по закону 1987 года) не может продаваться в стране без регистрации в специальном секретариате по информации. Если соглашение заключено на незарегистрированную программу, то оно считается недействительным. Оплата в форме процентных отчислений исключается. В 1982 году в Мексике были введены специальные нормы для оценки и условий заключения соглашений на передачу программ для ЭВМ, которые были отделены от других видов лицензий. Некоторые виды программного обеспечения не подпадают под контроль за их лицензированием. К ним относятся игровые программы, программное обеспечение, являющееся составной частью ЭВМ и не предназначенные для обработки информации.
В Венесуэле и Колумбии также необходимо разрешение на заключение соглашений в области программного обеспечения. Платежи иностранному партнеру контролируются и облагаются налогами. Лицензионные вознаграждения часто являются предметом двойного налогообложения в виде подоходного налога, взимаемого в стране лицензиата, и подходного налога, взимаемого в стране лицензиара. Для облегчения положения некоторые страны заключили двусторонние договоры (конвенции), предусматривающие отмену (снижение) двойного налогообложения в области интеллектуальной собственности.
Для российского предпринимателя одним из важных моментов при заключении лицензионного соглашения с иностранным партнером является вопрос о разрешении споров, например, следует указать, где и какой суд будет рассматривать спор при невозможности урегулирования возникших разногласий путем переговоров, какое право будет применяться к лицензионному договору.
|
|
|
