 |
Договоры о передаче прав на средства индивидуализации товаров, а также об их использовании
|
|
|
|
Согласно Закону РФ о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров, товарный знак или знак обслуживания (в дальнейшем – товарный знак) может быть отчужден путем его уступки (полностью или частично) владельцем товарного знака или передан во временное пользование какому-либо лицу, заинтересованному в его использовании.
Передача товарного знака во временное пользование (ст.ст. 26, 27 названного закона) реализуется путем предоставления лицензии – разрешения на использование товарного знака при соблюдении определенных условий.
Договор об уступке права на товарный знак (знак обслуживания) – договор, в силу которого владелец товарного знака (или знака обслуживания) передает другому лицу исключительное право на товарный знак (или знак обслуживания) в отношении всех или части товаров (или услуг), для которых он зарегистрирован.
При этом товарный знак и знак обслуживания – это обозначения, способные отличать соответственно товары и услуги одних юридических или физических лиц от однородных товаров и услуг других юридических или физических лиц. Следует отличать их от фирменного наименования – имени или обозначения, позволяющих идентифицировать предприятие физического или юридического лица и охраняемых против неправомерных действий третьих лиц, фирменным наименованием может владеть только сам фирмообладатель.
Лицензионный договор об использовании товарного знака (знака обслуживания) – договор, по которому владелец товарного знака (знака обслуживания) предоставляет другому лицу права на использование товарного знака (знака обслуживания) на оговоренный срок и на иных условиях, предусмотренных в договоре. В соответствии со ст. 26 Закона право на использование товарного знака предоставляется только по лицензионному договору.
|
|
|
Предмет договора – это комплекс передаваемых прав на товарный знак. В частности, должно быть указано, предоставляется ли объект во временное пользование или уступается, даны описания товарного знака и номер свидетельства (или свидетельств) на товарный знак. Владелец товарного знака может предоставить лицензию как в отношении всех товаров и услуг, для которых зарегистрирован товарный знак, так и в отношении любой их части. В договоре должно быть оговорено, товарный знак каких товаров и услуг уступается или передается, при этом в соответствии с договором уступка может осуществляться: в отношении всех товаров и услуг, для которых товарный знак зарегистрирован, в отношении товаров и услуг поименованных в договоре (частичная уступка товарного знака), в отношении всех товаров и услуг, за исключением поименованных в договоре.
При этом владелец товарного знака вправе вводить определенные ограничения в режим использования товарного знака, оговорив их в лицензионном договоре, которые могут касаться:
– времени, на которое предоставляется лицензия, территории, где будет использоваться товарный знак, способов, которыми он будет использоваться, товаров и услуг, для которых зарегистрирован товарный знак и т. д. При этом в лицензионном договоре возможны наборы самых различных ограничений, либо, наоборот, разрешений.
Не все товарные знаки могут быть переданы. Согласно ст. 40 вышеуказанного Закона обладатель свидетельства на право пользования наименованием места происхождения товара не вправе предоставлять лицензии на пользование наименованием места происхождения товара другим лицам.
Территория действия. Поскольку исключительное право владельца товарного знака действует на территории РФ, представляемые лицензии действуют в отношении всей территории РФ, однако, владелец товарного знака вправе ограничить территорию действия лицензии какими-либо определенными регионами, исключив из территории Российской Федерации эти регионы, или оговорить регионы, на которых распространяется выданная лицензия.
|
|
|
Форма договора. Договор должен быть заключен в письменной форме и зарегистрирован в установленном порядке. Порядок регистрации договоров об уступке товарного знака, знака обслуживания и лицензионных договоров о предоставлении права на использование товарного знака, знака обслуживания (далее – договор) в соответствии со статьями 25–27 Закона Российской Федерации “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров” (далее – Закон) от 23.09.92 г. № 3520-I устанавливается правилами регистрации договоров об уступке товарного знака и лицензионных договоров о предоставлении права на использование товарного знака утвержденными. Роспатентом 26 сентября 1995 г. с изменениями от 27 июля 1998 г.
Регистрации в Роспатенте подлежат договоры, относящиеся к товарным знакам, знакам обслуживания, зарегистрированным в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации. Без этой регистрации договоры считаются недействи-тельными. Для регистрации договора в Патентное ведомство РФ (а именно, в Управление лицензий и договорных отношений Роспатента) направляется: соответствующее заявление владельца товарного знака, договор (допускается представление не самого договора, а выписки из него, при этом выписка должна содержать помимо сведений, относящихся к регистрации товарного знака и предоставлению лицензии на его использование, обязательные условия, предусмотренные Законом), документ об уплате пошлины за регистрацию уступки товарного знака, свидетельство на товарный знак. Договор (или выписка из него) должен быть подписан сторонами, заключающими договор. Если сторонами являются юридические лица, то подписи представителей должны быть скреплены печатями. Нотариального удостоверения не требуется.
В представляемом владельцем товарного знака свидетельстве на товарный знак делается отметка о регистрации лицензионного договора. Свидетельство с внесенной отметкой направляется в адрес владельца товарного знака, а решение о регистрации лицензионного договора направляется и владельцу товарного знака, и лицензиату.
|
|
|
Сторонами договора могут быть физические или юридические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью. Иностранные юридические и физические лица пользуются правами, предусмотренными настоящим Законом, наравне с юридическими и физическими лицами Российской Федерации в силу международных договоров Российской Федерации или на основе принципа взаимности.
Срок договора. Так как закон не содержит специальных указаний на срок действия данного договора, он устанавливается соглашением сторон и заключается обычно на срок от 3-5 лет или на весь срок действия регистрации товарного знака. В последнем случае важно предусмотреть условия и порядок своевременного продления срока действия регистрации товарного знака, а именно – на какую из сторон будет возложена эта обязанность.
Цена. Цена, т.е. вознаграждение лицензиару за товарный знак договора, устанавливается соглашением сторон. Цена может быть выражена как в виде определенной фиксированной денежной сумме, так и в виде процента от прибыли или оборота. Здесь можно отметить, что в соответствии с пп. “К” ст. 5 Закона РФ “О налоге на добавленную стоимость” патентно-лицензионные операции, связанные с объектами промышленной собственности, освобождаются от НДС.
Содержание договора. Значительный спектр прав и обязанностей по договору уступки и передачи товарного знака сторонами определяется, исходя из общих положений гражданского законодательства о сделках и законодательства о товарных знаках. Важным условием в рассматриваемых договорах является право предоставления лицензиатом сублицензии, предоставляется лицензиату такое право или нет, условие о качестве товара лицензиата (не ниже качества товара лицензиара). Описание качества и свойств товара (услуг) прилагается к договору. Для контроля за качеством и другими свойствами товара в договоре предусматривается соответствующий механизм реализации – сроки предоставления образцов и осуществления проверок, порядок их проведения, санкции за неисполнение и нарушение условий договора.
|
|
|
Ответственность сторон. За нарушение принятых на себя условиями договора обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством, а также условиями договора. В частности, могут быть применены штрафные санкции, выдвинуто требование о возмещении убытков и упущенной выгоды. Упущенная выгода – доход или прибыль, которые не были получены физическим или юридическим лицом по причине нанесения ему вреда. В сфере промышленной собственности упущенная выгода имеет место при нарушении исключительных прав на изобретение, полезную модель или товарный знак, а также при нарушении исключительной лицензии. Упущенная выгода подлежит возмещению как составная часть убытков. В случае грубого нарушения условий договора, договор может быть расторгнут в одностороннем порядке. Права владельцев товаров и наименований мест происхождения товаров гарантированы и уголовным законодательством (ст. 180 УК РФ).
5 ДОГОВОРЫ НА ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ, ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ. ДОГОВОР О ПЕРЕДАЧЕ
НОУ-ХАУ
5.1 Понятие договоров на выполнение научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ
В соответствии со ст. 769 ГК РФ по договору на выполнение научно-исследовательских работ исполнитель обязуется провести обусловленные техническим заданием заказчика научные исследования, а по договору на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ – разработать образец нового изделия, конструкторскую документацию на него или новую технологию, а заказчик обязуется принять работу и оплатить ее.
Данные договоры направлены на выполнение работ (опытно-конструкторских, технологи-ческих, проведение научных исследований), являются консенсуальными (считаются заключен-ными с момента достижения сторонами соглашения по всем существенным условиям), взаимными (у обеих сторон по договору определен спектр субъективных прав и обязанностей) и возмездными (за выполненную работу (оказанные услуги) исполнитель получает оговоренное сторонами в договоре вознаграждение). К срокам выполнения и цене работ, а также к последствиям неявки заказчика за получением результата работ применяются соответственно правила ст. 708, 709, 738 ГК РФ (ст. 778 ГК РФ). К отношениям исполнителя с третьими лицам применяются правила о генеральном подрядчике и субподрядчике (ст. 706 ГК РФ). Это делает их схожими с договором подряда. Однако, отличием от договора подряда является то, что рассматриваемые договоры направлены на решение творческих задач, а не на выполнение обычных производственных задач подрядчика. Исполнитель, в отличие от подрядчика, не может гарантировать достижение результата, удовлетворяющего требованиям заказчика и каким-либо стандартам, нормативам, может получить данные о невозможности достижения результата, отрицательный результат. Результат, полученный в ходе исполнения договора на выполнение опытно-конструкторских, технологических работ, на проведение научных исследований может стать и объектом интеллектуальной собственности (изобретение, промышленный образец, авторское произведение и проч.).
|
|
|
А.П. Сергеев также отмечает отличия договоров на выполнение опытно-конструкторских, технологических работ и проведение научных исследований от агентского, лицензионного и авторских договоров, основанных на различиях в предмете регулирования, целях заключения, субъектном составе.
Несмотря на то, что названные договоры близки между собой и регулируются одной главой ГК РФ, между ними существуют различия. Это различия предметов договоров (ст. 769 ГК РФ), обязанности личного исполнения договора и допустимости привлечения к исполнению договора третьих лиц (ст. 770 ГК РФ), последствий недостижения согласованного результата (ст. 775-776 ГК РФ).
Предметом договора на выполнение научно-исследовательских работ является результат, который должен быть получен исполнителем в ходе выполнения научно-исследовательских работ (НИР), творческого решения поставленной заказчиком задачи. Это может быть открытие, принципиальное решение задачи, выработка теорий или заключений работ. Результат может быть как положительным, так и отрицательным, в связи с чем при заключении договора не всегда возможно его детально описать.
Предметом договора на выполнение опытно-конструкторских работ является результат, который должен быть получен исполнителем в ходе выполнения опытно-конструкторских работ (ОКР), творческое решение практических задач, созданием образцов техники, материалов и т.д.
Предметом договора на выполнение технологических работ является результат, который должен быть получен исполнителем в ходе решения поставленной заказчиком технологической или подобной задачи. Полученный результат может представлять собой качественно новый подход, создание новой технологии или способа, иных производственных новшеств. Также, как и в договорах НИР и ОКР, результат может быть и положительным, и отрицательным.
Нередко такие договоры оформляют комплекс последовательных работ, начиная с научных исследований и заканчивая опытно-конструкторскими и технологическими работами, если по своей специфике такие работы могут быть выполнены одним исполнителем.
Форма договоров на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ специально законом не установлена, однако на практике чаще всего применяется простая письменная форма (ст. 161 ГК РФ). В случаях, когда подобные договоры заключаются для государственных нужд, применяются положения ст. 763-768 ГК РФ.
Стороны договора – исполнитель и заказчик. Поскольку в законе не содержится специальных требований к субъектам рассматриваемых правоотношений, и заказчиком, и исполнителем могут быть любые физические и юридические лица, заинтересованные в заключении подобного вида договоров. При этом, так как согласно п. 1 ст. 770 ГК РФ, исполнитель обязан провести научные исследования лично и привлекать третьих лиц только с согласия заказчика, исполнитель в данном виде договора должен обладать соответствующими профессиональными знаниями, навыками. На практике в данном виде правоотношений нередко участвует инвестор, который выступает в качестве заказчика. В целях дополнительной защиты своих интересов, предусмотренной Законом РФ “Об иностранных инвестициях в РФ”, Конвенцией “О защите прав инвестора” иностранные инвесторы предпочитают не менять в указанных договорах наименование “инвестор” на “заказчик”, что, однако, не меняет сути договора.
Цена. В соответствии с п. 1 ст. 769 ГК РФ заказчик обязан оплатить работу исполнителя. Цена определяется соглашением сторон. Согласно ст. 778 ГК РФ к условию о цене в рассматриваемых договорах применяется ст. 709 ГК РФ. Относительная непредсказуемость результата влияет и на регулирование стоимости работ: обычно исполнителем составляется смета, утверждаемая заказчиком, которая является неотъемлемой частью договора. Смета может быть твердой (отступления от которой не допускаются) или приблизительной (допускающей согласованные отступления). Форма расчетов определяется соглашением сторон, может осуществляться как единовременно после сдачи-приемки, так и поэтапно; возможны также авансовые выплаты и проч. Поскольку условия договоров на выполнение НИР, ОКР и технологических работ должны соответствовать законам и иным правовым актам об исключительных правах (интеллектуальной собственности) (п. 4 ст. 769 ГК РФ), это относится и к условию о цене. Например, минимальные ставки авторского вознаграждения устанавливаются Советом Министров – Правительством Российской Федерации. Минимальные размеры авторского вознаграждения индексируются одновременно с индексацией минимальных размеров заработной платы.
Если в авторском договоре об издании или ином воспроизведении произведения вознаграждение определяется в виде фиксированной суммы, то в договоре должен быть установлен максимальный тираж произведения. Допускаются также случаи использования произведения науки и техники без согласия автора и без выплаты вознаграждения и др.
(см. ст.ст.18-26 Закон “Об авторском праве и смежных правах”).
Срок. Так как в законе отсутствуют специальные требования к срокам в данных договорах, к ним применимы общие положения ГК о сроках (ст.190-194 ГК РФ). Необходимость определения срока в указанных договорах следует из ст.ст.708, 738, 778 ГК РФ. Срок может быть установлен на работы в целом и (или) разбит на промежуточные сроки, что определяется соглашением сторон и характером выполняемых работ.
Содержание и исполнение договоров на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ
Условия договоров на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ должны соответствовать законам и иным правовым актам об исключительных правах (интеллектуальной собственности). А поскольку договор с исполнителем может охватывать как весь цикл проведения исследования, разработки и изготовления образцов, так и отдельные его этапы (элементы) (п.п. 2, 4 ст. 769 ГК РФ), он нередко включает в себя элементы каждого из указанных договоров.
Права и обязанности сторон. Различают права и обязанности заказчика, права и обязанности исполнителя и общие права и обязанности сторон. Стороны обязаны соблюдать принятые на себя по договору обязательства и требования закона. Если иное не предусмотрено договором, стороны обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета договора, хода его исполнения и полученных результатов. Объем сведений, признаваемых конфиденциальными, определяется в договоре. Публиковать полученные при выполнении работы сведения, признанные конфиденциальными, каждая из сторон вправе только с согласия другой стороны (ст.771 ГК РФ). Использовать результаты работ, в том числе способные к правовой охране, стороны вправе в пределах и на условиях, предусмотренных договором. Если иное не предусмотрено договором, заказчик имеет право использовать переданные ему исполнителем результаты работ, в том числе способные к правовой охране, а исполнитель вправе использовать полученные им результаты работ для собственных нужд (ст.772 ГК РФ).
Права и обязанности исполнителя:
– исполнитель по договору на выполнение научно-исследовательских работ обязуется провести обусловленные техническим заданием заказчика научные исследования; по договору на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ – разработать образец нового изделия, конструкторскую документацию на него или новую технологию. Исполнитель обязан выполнить работы в соответствии с согласованным с заказчиком техническим заданием и передать заказчику их результаты в предусмотренный договором срок;
– при выполнении ОКР или технологических работ исполнитель вправе привлекать к его исполнению третьих лиц, если иное не предусмотрено договором (п. 2 ст. 770 ГК РФ). К отношениям исполнителя с третьими лицам применяются правила о генеральном подрядчике и субподрядчике (ст. 706 ГК РФ).
– Исполнитель обязан:
– согласовать с заказчиком необходимость использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, и приобретение прав на их использование;
– своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине недостатки в выполненных работах, которые могут повлечь отступления от технико-экономических параметров, предусмот-ренных в техническом задании или в договоре;
– незамедлительно информировать заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работы;
– гарантировать заказчику передачу полученных по договору результатов, не нарушающих исключительных прав других лиц.
Права и обязанности заказчика:
– заказчик обязан передавать исполнителю необходимую для выполнения работы информацию. Помимо этого договором может быть предусмотрена обязанность заказчика выдать исполнителю техническое задание и согласовать с ним программу (технико-экономические параметры) или тематику работ;
– по окончании исполнителем работ по договору заказчик обязан принять результаты выполненных работ и оплатить их в порядке и на условиях, определенных договором;
– если иное не предусмотрено законом или договором, риск случайной невозможности исполнения договоров на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ несет заказчик;
– если в ходе научно-исследовательских работ обнаруживается невозможность достижения результатов вследствие обстоятельств, не зависящих от исполнителя, заказчик обязан оплатить стоимость работ, проведенных до выявления невозможности получить предусмотренные договором на выполнение научно-исследовательских работ результаты, но не свыше соответствующей части цены работ, указанной в договоре (ст. 775 ГК РФ). При невозможности или нецелесообразности достижения результата ОКР и технологических работ не по вине исполнителя, заказчиком оплачиваются понесенные исполнителем затраты (ст. 776 ГК РФ).
По окончании работы по договорам заказчик осуществляет приемку результата выполненных работ, которая фиксируется в акте сдаче приемки за подписью полномочных представителей заказчика и подрядчика. Процедура осуществления приемки, сроки обнаружения недостатков выполненной работы, порядок рассмотрения споров определяются соглашением сторон. Уклонение заказчика от приемки результатов выполненных работ не допускается.
Ответственность сторон. За нарушение условий договора или ненадлежащее его исполнение стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством (например,
ст. 393, 395, 401, 406, 064,1079 ГК РФ и др.).
За нарушение договоров на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ исполнитель несет ответственность перед заказчиком, если не докажет, что такое нарушение произошло не по вине исполнителя (пункт 1 статьи 401 ГК РФ). Кроме того, он обязан возместить убытки, причиненные им заказчику, в пределах стоимости работ, в которых выявлены недостатки, если договором предусмотрено, что они подлежат возмещению в пределах общей стоимости работ по договору. Сторонами, помимо этого, могут быть предусмотрены условия возмещения упущенной выгоды.
|
|
|
