Глава 4. Регистрация товарных знаков (знаков обслуживания)

В странах развитой рыночной экономики всегда есть воз­можность получить юридическую защиту на использование уникального идентификатора своего товара или услуги, ас­сортиментной группы, всего предприятия (фирмы, компании) или какого-нибудь его подразделения. Защита может распро­страняться на имена, краткие словесные описания и визуаль­ную символику. Все они являются знаками, удостоверяющими принадлежность предмета, на который они нанесены. Наи­менования в мире бизнеса называются торговым (или фир­менным) именем и также защищены законом.

В Соединенных Штатах Америки получить право на ис­ключительное владение уникальным товарным знаком и на за­щиту этого права весьма просто — достаточно начать ис­пользовать этот знак. Однако сначала он должен быть заре­гистрирован в Управлении патентов и торговых знаков США (US Patent and Trademark Office). Сведения, как это делается в этой стране, можно получить в любой юридической фирме, за­нимающейся правами на интеллектуальную собственность. Но на самом деле зарегистрировать товарный знак не так важно, как использовать его. В других странах также придается нема­лое значение использованию и регистрации товарного знака (знака обслуживания), но в некоторых случаях основной упор делается на то, что без официальной регистрации нельзя рас­считывать на его защиту. Для того чтобы использовать товар­ный знак (знак обслуживания) в какой-либо стране, необходи­мо узнать в соответствующей инстанции о порядке его оформ­ления.

В США, например, чтобы зарегистрировать товарный знак (знак обслуживания) связываются с Библиотекой Конгресса в Вашингтоне, откуда на имя предприятия (фирмы, компании) присылается соответствующая анкета и буклет с подробными инструкциями. Затем предприятие (фирма, компания) связыва­ется с юристом, занимающимся вопросами интеллектуальной собственности. Юрист помогает предприятию (фирме, компа­нии) зарегистрировать его товарный знак (знак обслуживания) в других странах. Поскольку большинство стран, в которых предприятие (фирма, компания) предполагает заняться бизне­сом (в том числе США), подписали Бернскую конвенцию, зако­нодательная защита любой публикации предприятия (фирмы, компании), включая этикетку и рекламное обращение, гаран­тируется предприятию (фирме, компании) в этих странах.

В мировой практике известны две основные системы пре­доставления правовой охраны товарным знакам (знакам об­служивания).

1. В странах англо-саксонского (обычного, прецедентного) права, таких как США, Англия, Канада, правовая охрана пре­доставляется не по факту регистрации товарного знака или зна­ка обслуживания, т.е. фирменного наименования, а по факту его первого использования (преждепользования). При этой систе­ме правовым статусом априори обладает любое придуманное и используемое в хозяйственной деятельности обозначение (под использованием понимается также использование в рекламе, хранение на складе и т. д.). В случае возникновения конфликтов между обладателями торжественных или схожих до степени смещения обозначений, окончательное решение по урегулиро­ванию конфликта выносит суд (причем соответствующее реше^ ние может быть максимально гибким)¹. При данной системе оп­тимально реализуется идентификационная функция товарно­го знака (знака обслуживания).

¹ Степень защиты товарного знака (знака обслуживания) определяется судами в зависимости от его объективных характеристик (общеупотребитель­ные, описательные, ассоциативные, фантазийные).

Процедура регистрации в этих странах также существует, но ее основная цель, с точки зрения заявителя,— оповещение третьих лиц о наличии в хозяйственном обороте соот­ветствующего знака. Кроме того, факт регистрации товарного знака (знака обслуживания) одной из сторон конфликта явля­ется весомым аргументом при вынесении положительного ре­шения в случае возникновения конфликта.

Фактически в странах с системой преждепользования ак­цент сделан не на предупреждении конфликтов, а на их разре­шении по мере возникновения, в результате чего основная часть издержек по обеспечению прав собственников ложится на су­дебную систему. В то же время, с точки зрения предпри­нимателей, значительно меньше регистрационные издержки.

Поскольку процедура регистрации товарного знака (знака обслуживания) во многих странах является факультативной, некоторые известные зарубежные фирмы выходят на российс­кий рынок и по инерции продолжают использовать товарные знаки (знаки обслуживания) без регистрации, тем самым обре-кая себя на многочисленные проблемы.

2. В России, как и в ряде других стран континентального (кодифицированного, гражданского) права (Италии, ФРГ, Фран­ции), действует регистрационная система, при которой право­вая охрана предоставляется товарному знаку (знаку обслужи­вания) по факту регистрации, а не по факту использования. Гражданским кодексом РФ установлены требования к регист­рируемому обозначению.

Следует заметить, что в России, в отличие от многих стран с регистрационной системой, в которых факт использования товарного знака (знака обслуживания) хотя и не имеет право­устанавливающего значения, но может повлиять на решение о регистрации, данная система представлена в наиболее ортодок­сальном варианте. В России обозначение, зарегистрированное в качестве товарного знака (знака обслуживания), может гаран­тированно не использоваться в течение трех лет. Только после трех лет правовая охрана товарного знака может быть прекра-

щена. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в палату по патентным спо­рам по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Существующая система правил создает стимулы для не­добросовестного предпринимательства в форме регистрации "мертвых знаков" с целью их последующей перепродажи, а так­же регистрации чужих обозначений, не зарегистрированных в установленном порядке. При использовании регистрационной системы на регистрирующие органы ложится огромная нагруз­ка, что приводит к существенному увеличению продолжитель­ности процедуры регистрации. В результате возникает очеред­ность заявок, и появляются стимулы для возникновения систе­мы неформальных торгов.

Многие специалисты отмечают несостоятельность суще­ствующей в России практики и ратуют за переход к системе преждепользования. В связи с этим хочется обратить внимания на два момента.

Во-первых, принцип преждепользования может быть ре­ализован лишь в странах с нормально функционирующей су­дебной системой. Россию к таковым вряд ли можно отнести: не существует патентных судов, а арбитражные суды не облада­ют должной квалификацией и не в состоянии рассмотреть все возникающие патентные споры.

Во-вторых, при осуществлении перехода от одного со­стояния к другому возникает проблема, известная в институ­циональной экономической теории как "проблема зависимости от пройденного пути". Слом старой системы и образование но­вой влекут за собой значительное изменение институциональной структуры, а значит, существенные социальные издержки. В связи с этим для определения экономической целесообразности перехода необходим скрупулезный предварительный анализ издержек и выгод, возникающих в результате соответствую­щего институционального преобразования.

Вопросы для самоконтроля

1. Как можно получить право на исключительное владение товарным знаком в США?

2. Что необходимо предпринять для регистрации товарного знака в США?

3. Что представляет собой система преждепользования, по­лучившая распространение в странах англосаксонского права?

4. Как действует система товарного знака в странах конти­нентального права?

5. Какие проблемы могут возникнуть в случае внедрения системы преждепользования в России?

Глава 5. Российская терминология использования понятий "товарный знак"

и "бренд"

Как свидетельствует обобщение различных библиографи­ческих источников и эмпирических данных, многочисленные проблемы, связанные с товарным знаком (знаком обслужива­ния), торговой маркой и брендом, во многом объясняются не­пониманием российской специфики в части, касающейся пра­вовой охраны объектов интеллектуальной собственности, ко­торая в значительной степени является следствием отсутствия универсального понятийного аппарата. В результате этого при совместном обсуждении одних и тех же проблем бизнесмены и патентоведы разговаривают на разных языках: в ответ на воп­рос западного предпринимателя о способах защиты бренда или торговой марки (знака обслуживания) в России специалист Рос­патента рассказывает об особенностях правовой охраны товар­ных знаков (знаков обслуживания). При этом достигнуть взаи­мопонимания бывает достаточно сложно. Для того чтобы в пол­ной мере разобраться в различиях между понятиями "бренд", "брендинг", "торговая марка" и "товарный знак", необходимо не только иметь специальные знания в области маркетинга и эко­номической теории, но и хорошо ориентироваться в российском законодательстве по охране товарных знаков или знаков обслу­живания.

Кто же прав: маркетолог, оперирующий понятиями "бренд" и "торговая марка", или патентовед, считающий единственно верным понятие "товарный знак"? В англоязычной литературе (как маркетинговой, так и юридической) для обозначения

средств индивидуализации предприятий и производимой ими продукции используются два понятия: "brand" и "trademark". Эти понятия связывает достаточно простое соотношение: "brand" — это раскрученный, узнаваемый, получивший извес­тность и признание "trademark".

В России полного аналога института "trademark" (что в за­висимости от контекста переводят как "торговая марка" или "товарный знак") с юридической точки зрения просто не су­ществует. Закрепленное в отечественном законодательстве по­нятие "товарный знак" обозначает несколько иное по своей при­роде явление, которое иначе используется в хозяйственной де­ятельности и, самое главное, охраняется по-особенному. Что же касается таких понятий, как "торговая марка" и "бренд", то они вообще не являются легитимными и в зависимости от вклады­ваемого смысла, в каждом конкретном случае могут иметь са-мые разные значения.

С учетом того, что терминологический аспект имеет прин­ципиальное значение для анализа проблем, связанных с за­щитой интеллектуальной собственности в России, следует бо­лее подробно остановиться на вопросах соотношения различных понятий и категорий, используемых в юридической и деловой практике. В соответствии с ч. IV ГК РФ средства индивидуали­зации приравниваются к результатам интеллектуальной дея­тельности. Отношения, связанные с охраной и использованием прав на товарные знаки, знаки обслуживания и наименование мест происхождения товаров, регулируются положениями, закрепленными в ч. IV Гражданского кодекса РФ. Специально­го закона, касающегося фирменных наименований, в России нет, хотя известные на территории России фирменные наимено­вания, а также фирменные наименования, зарегистрированные в качестве товарных знаков (знаков обслуживания), охраняются положениями IV части Гражданского кодекса РФ.

Юридическое лицо, фирменное наименование которого за­регистрировано в установленном порядке, имеет исклю­чительное право его использования. Лицо, использующее за-

регистрированное фирменное наименование, по требованию обладателя права на фирменное наименование обязано прекра­тить его использование и возместить причиненные убытки.

В соответствии с законодательством правовая охрана на территории РФ предоставляется именно товарным знакам, а не брендам или торговым маркам. Это обстоятельство имеет прин­ципиальное значение. Товарный знак и знак обслуживания оп­ределяются как обозначения, способные отличать соот­ветственно товары и услуги одних юридических или физичес­ких лиц от однородных товаров услуг других юридических или физических лиц. Однако называться товарным знаком может не всякое обозначение, обладающее отличительными харак­теристиками, а лишь то, которое зарегистрировано в соответ­ствии с установленными процедурами в Роспатенте. Только в этом случае обозначение можно считать охраноспособным. Та­ким образом, товарный знак — обозначение, используемое для различия товаров или услуг различных производителей или продавцов, зарегистрированное в патентных органах в соот­ветствии с установленной российским законодательством процедурой.

Парадокс заключается в том, что представителями бизнеса (менеджерами, маркетологами) приведенная выше клас­сификация практически не используется. Понятными для них обозначениями средств индивидуализации предприятий и про­изводимой ими продукции являются совсем другие понятия: "торговая марка" и "бренд". Понятием "торговая марка" тради­ционно оперируют маркетологи. Этот термин возник и закре­пился после появления в России первых переводов на русский язык знаменитых западных учебников по маркетингу, т.е. еще до принятия Закона РФ "О товарных знаках". После вступле­ния в силу Закона, а затем и принятия IV части ГК РФ не при­знанное легитимным понятие "торговая марка" приобрело про­фессионально жаргонное звучание и с тех пор используются, как правило, по отношению к маркетинговым проблемам (созда­ние торговой марки, продвижение торговой марки, усиление

торговой марки и др.)¹. Означает ли отсутствие в IV части ТК РФ определения понятия "торговая марка" необходимость пол­ного отказа от использования данного термина? По мнению спе­циалистов, термин "торговая марка" вполне корректно исполь­зовать по отношению к обозначениям, которые фактически слу­жат для различения товаров или услуг, но не зарегистрирова­ны федеральным органом исполнительной власти по интеллек­туальной собственности, а следовательно, не могут считаться "товарными знаками"².

В практике стран развитой рыночной экономики по отно­шению как к зарегистрированным, так и незарегистрированным обозначениям используется термин "trademark", который на русский язык переводится в зависимости от контекста: либо как товарный знак (в случае, когда важно подчеркнуть юридичес­кий статус, охраноспособность соответствующего обозначения), либо как торговая марка (в случае, когда на первый план выд­вигаются не юридические, а, например, маркетинговые пробле­мы). Возможность логического объединения этих понятий объяс­няется тем, что охраноспособность "trademark" в странах пре­цедентного права не так тесно связана с фактом регистрации обозначения, как в России. В случае, когда факт регистрации требуется подчеркнуть, используется выражение "registered trademark"³.

Понятие **бренд" вообще невозможно обнаружить ни в од­ном словаре современного русского языка, и в настоящий мо­мент оно является исключительно жаргонным. В узком смысле

¹ "Продвигают", как правило, торговые марки, а правовую охрану
представляют торговым знаком.

² Иногда в этом случае используется формулировка "незарегистрирован­
ные обозначения, используемые в качестве торговых знаков".

³ С точки зрения русского языка "зарегистрированный товарный
знак" — тавтология, так как в соответствии с законодательством товар­
ным знаком может называться лишь зарегистрированное обозначение. По
сути "registered trademark" — это торговая марка, зарегистрированная в
качестве товарного знака.

бренд — это "раскрученная" торговая марка. В широком смысле — это совокупность Характеристик материального и нематериального свойства, обеспечивающих узнаваемость соответствующего производителя или его продукции покупателем. Понятно, что далеко не всякая торговая марка (и тем более товарный знак) является брендом. Однако и не каж­дый бренд является товарным знаком в строгом юридическом смысле, поскольку не все узнаваемые потребителем обозначе­ния зарегистрированы в Роспатенте.

Различия между брендами и товарными знаками стано­вятся принципиальными при рассмотрении вопросов правовой охраны. В странах развитой рыночной экономики бренды (brands) защищены со стороны законодательства значительно сильнее, чем просто товарные знаки (trademarks). С точки зре­ния охраноспособности в практике индустриально развитых государств, основное разграничение проходит по критерию из­вестности, узнаваемости. В российском законодательстве такое разграничение проходит по факту регистрации обозначения. В результате этих концептуальных различий в правовых подхо­дах многие вопросы, связанные с защитой брендов в России, ос­таются неурегулированными.

Проблема заключается в том, что, в отличие от правил, ре­гулирующих использование и правовую охрану "товарных зна­ков", аналогичных четких правил по отношению к "trademarks" и "brands" в России нет. В результате у зарубежных предпри­нимателей остается два выхода: либо соглашаться играть по российским правилам и превращать свои "trademarks" и "brands" в товарные знаки в соответствии с процедурами, уста­новленными российским законодательством, либо признать, что их нематериальные ценности находятся вне существующего в России правового поля, и добиваться для них особенной формы защиты. Возможно, второй путь является перспективным с точ­ки зрения долгосрочной перспективы, однако в случае, когда необходимо действовать "здесь и сейчас", полезно знать техно­логии, необходимые для реализации первого пути.

Вопросы для самоконтроля

1. В чем отличие подходов в определении бренда (торговой марки) патентоведов и маркетологов?

2. В каком документе закреплены положения, касающиеся определения товарного знака (знака обслуживания)?

3. Для каких целей используется понятие "торговая марка"?

4. Какие два понятия включает в себя понятие "торговая

марка"?

5. Какие концептуальные различия существуют между
брендами и товарными знаками (знаками обслуживания)?

⇐ Предыдущая12345678910Следующая ⇒

Поделиться:

Воспользуйтесь поиском по сайту: